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汇桔观点46期:知识产权先行 降低高铁技术出海专利风险

来源:汇桔网   2015-02-25 16:59:35   点击:

导读: 本期看点:知识产权战略先行 降低高铁技术出海专利风险;“湘鄂情”商标打五折 转让价下调1.3亿;安德玛5.6亿美元收购App 用大数据实现企业升级;春晚节目涉嫌抄袭岂能不了了之。

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知识产权战略先行 降低高铁技术出海专利风险

中国高铁“走出去”打破了日本、德国、法国等少数几个国家长期垄断世界高铁市场的局面,动了传统高铁巨头的奶酪。这必然会引起竞争对手的高度关注,并运用包括知识产权在内的手段予以遏制。近年来,不断有国外媒体散播中国高铁“走出去”涉嫌抄袭、侵权的言论就是例证。

高铁

2004年以来,由原铁道部主导组织的高铁技术引进策略,例如CRH1型高铁由中国南车四方机车车辆股份有限公司与加拿大庞巴迪设立合资公司生产,CRH2型高铁由中国南车四方机车车辆股份有限公司从日本川崎重工引进新干线E2-1000技术后生产,CRH3型高铁由中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司从德国西门子引进ICE3技术后生产,CRH5型高铁由中国北车长春轨道客车股份有限公司从法国阿尔斯通引进SM3技术后生产。以及中国高铁一定程度上依靠技术引进和集成而非原始创新的现实,令知识产权成为高铁“走出去”项目中最为敏感的话题。

制定并实施专利布局

“市场未动,专利先行。”正如国外高铁巨头很早以前就开始针对中国市场部署专利一样,中国企业也应尽早在“走出去”目标国实施专利申请战略,进行高铁专利的合理布局,为“走出去”提供法律“武器”以及储备与原技术提供方或其他竞争对手谈判/对抗的筹码。实施专利申请战略(包括基本专利战略、外围专利战略)应关注技术发展的动向,力争令原技术提供方或其他竞争对手的设备/技术落入己方专利的保护范围。当原技术提供方或其他竞争对手认为中国企业违约、侵犯其商业秘密、专利乃至提起诉讼时,中国企业可提出反诉,迫使对方主动谋求和解、进行技术交叉许可,或在与原技术提供方开展合作时争取更理想的合作条件。

我们注意到,尽管近年来中国企业在高铁关键技术和核心领域申请了一批专利,但是这些专利目前主要还是国内专利,在美国、欧洲、日本及其他潜在目标市场部署的专利很少,海外专利申请战略处于十分落后的阶段。相比之下,国外高铁巨头在欧、美、日等地的专利数量远超中国企业。截至2011年9月,中国企业在美国、欧洲、日本的专利申请份额分别只有0.38%、0.28%及0.27%,远低于美国、欧洲、日本的专利申请份额。以日本为例,其在美国、欧洲都拥有四分之一以上的专利申请份额。

显然,中国高铁的海外专利部署远不能满足为中国企业“走出去”提供“武器”、支撑和筹码的需求。这种形势下,中国企业“走出去”很可能将直接面对各国高铁巨头在目标市场精心设置的“专利丛林”,一旦遭遇知识产权纠纷诉讼,可用以谈判及反制的专利筹码很少,从而面临被专利权人主张高额专利费用甚至中断“走出去”项目的不利境地。为此,中国企业应该充分意识到扭转落后形势的必要性和急迫性,抓紧并尽早在目标市场市场实施专利申请战略。

实施专利无效策略 降低专利侵权风险

中国企业可以通过对“走出去”目标市场实施专利FTO(FreetoOperate)调查,对拟“走出去”的高铁技术(相关设备或工艺方法)是否可能侵犯他人专利进行预警分析,确定潜在专利侵权风险的范围。如果通过专利FTO调查,确认竞争对手在中国企业“走出去”目标市场部署的某项专利可能导致中国高铁进入当地市场构成专利侵权,则中国企业可根据情况(时间、可行性等)考虑实施专利无效战略,针对该专利的漏洞、缺陷,依据目标市场法律提起无效程序,使对方专利成为任何人均可自由使用的公知技术,为己方高铁技术进入目标市场清除专利障碍。

通过规避设计绕开他人专利、技术秘密

如果中国企业通过专利FTO检索或技术差异性比对,确认了存在侵权风险的具体技术方案或关键技术点,则中国企业可以考虑对该技术方案进行规避设计。针对专利,可以围绕专利侵权判定原则(各国通用的专利侵权判定原则包括全面覆盖原则及等同侵权原则),分析对方专利,展开针对性的专利规避设计,使己方技术方案跳出该专利的权利要求保护范围;针对技术秘密,判断其“秘密点”所在,然后可以从手段、功能、效果三方面实施规避设计,降低技术秘密侵权风险。

此外,对CRH系列高铁技术,中国企业应提前保存、搜集、整理独立研发证据。例如证明中国企业研发人员没有接触过引进技术的文件,记录研发立项、研发过程、技术成果验收的资料等,为可能的争议纠纷和获得更多的谈判筹码作好准备。

如果经前述识别评估环节,确认拟“走出去”的高铁技术确实存在知识产权风险,且部署外围专利、绕开或修改侵权部分技术、启动无效他人专利的程序等措施都不可行或时间不允许,则中国企业除考虑自己承担一定的知识产权风险外,还可根据违约风险、商业秘密侵权风险及专利侵权风险的评估结果,就知识产权风险较大的技术引进合同或技术方案,与原高铁技术提供方或其他权利人合作共同争取并实施境外高铁项目,通过互利合作消除相关风险。另外,中国企业可以通过分包合同、采购合同等,将与项目业主合同中的相关知识产权风险“背对背”地转移给境外分包商或分供应商。

汇桔观点:

近年来,我国在高铁技术发展的成就上有目共睹,目前已是世界上系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、在建规模最大的国家,但中国高铁产业的崛起必然引起竞争对手的重点关照。如文中介绍,我国高铁技术走的是“引进—消化吸收—再创新”发展之路,但通过研发,在实践中再创新获得的技术成果与原来引进技术的界限往往难以清晰地区分界定,这是造成我国高铁技术谋求出海时面临知识产权风险的重要原因。所以针对高铁产业,提早建立知识产权战略有利于我国相关企业避免或减少知识产权风险,并在未来的全球竞争中获得更大的市场份额。

加强自主创新,实施专利布局固然重要,但这并非是能够一蹴而就的事情,目前我国高铁技术要走出去,首先要建立知识产权风险预警机制,做到“知己知彼”。目前我国高铁引进吸收再创新的发展模式可能引发国际高铁巨头提出包括引进合同违约、商业秘密侵权以及专利侵权等多种主张,对此我国企业需对这些风险分别进行评估,根据评估结果再提出相关对策。例如,中国企业可以与原来技术引进合同无直接关系的公司合作建立合资公司,从而增加原技术提供方权利主张的难度,减少高铁技术引进历史对高铁“走出去”项目的影响。

事实上,不仅是高铁产业,作为世界经济的后起之秀,有越来越多的中国企业都在谋求走出去战略,但或将都面临技术引进历史所带来的知识产权问题。所以面对激烈的国际竞争格局,中国企业应尊重并合理运用知识产权的游戏规则,建立知识产权战略,防止知识产权成为中国企业出海的障碍。

(编辑:沉石)

 

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