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申请专利的标准化实务操作

来源:知识产权战略网   2013-12-27 11:14:53   点击:

导读: 市场竞争的主体为了在世界经济全球化方向发展的大趋势下构建竞争优势,开始重视利用各种标准。

市场竞争的主体在世界经济全球化方向发展的潮流中,越重视利用标准来构建自身的竞争优势。

在计算机和通信行业,据不完全统计,用来进行诉讼的专利,基本专利占据了较大比重。而在此类诉讼过程中,标准专利的权利稳定性又是一个核心的问题,因为一旦专利被宣告无效,侵权的客体将荡然无存。与标准相关的专利(下称标准专利)作为实施标准过程中必须使用的专利,很多时候不可或缺,特别是在专利的侵权诉讼和许可过程中。

在研发过程中,标准专利需进行多方探讨和技术融合。如果在申请过程中存在程序瑕疵或者撰写失误,这类专利就存在短板。即使在授权后,这类专利也可能被认定无效。因此,本文侧重阐述在标准专利推进过程中,从专利无效的角度,容易被忽略的几个问题,以及必须采取的应对措施和技巧。

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申请文件撰写要注重规范性

权利要求布局要有合理性

在标准专利申请文件中,实施例单一的问题涉及的主要是《中华人民共和国专利法》(下称专利法)第二十六条第四款关于权利要求书得不到说明书支持的问题。标准相关专利为了方便与标准的对应,申请人往往会要求独立权利保护范围较大,故独立权利要求较为优先,客观上说很可能出现保护范围过大的情况。如果实施例单一,则不足以支撑较大的保护范围。一旦专利授权后,则容易成为该专利无效的理由,根据不同程度还可能导致另一个问题,那就是标准提案因融合、妥协发生的修改,导致专利的内容不足以支撑覆盖到标准中新修改的方案,由于说明书没有真实记载足够的实施例以及周全地考虑到各种变化,即便是主动修改或者优先权修改,都可能无法挽救。此时,该标准专利可能就缺乏实质意义。

标准专利申请权利在技术方案不清楚以及技术特征(包括专业术语)不清楚,在说明书中未进行定义或详细描述的问题,涉及专利法第二十六条第四款关于权利要求书不清楚的问题。按照一般的理解,专利的权利要求书应该撰写到本领域普通技术人员在不阅读说明书的条件下,能够基本读懂权利要求书所保护的技术方案,但在实务操作中客户往往会要求将权利要求撰写得过于优先,导致了权利要求各步骤或模块之间,缺乏必要的逻辑性,不管是在字面上还是在逻辑上,或技术本质上都脱离了与现实的关联性,变得相互独立,或者完全是技术特征的罗列,各要素间缺少必然联系,最终导致权利要求缺少必要技术特征。

某些专利在实务操作中总体技术方案较为复杂,发明创造的技术点很多,按正常的撰写方法,解决了技术问题,产生了技术效果的这些技术特征,都应该尽量写入从属权利要求,但可能由于代理人撰写技巧的问题,或者是对专利发明点盲目自信,导致权利要求数量不足,没有尽可能多地将附加技术特征写入从属权利要求。在这种情况下,如果独立权利要求和从属权利要求都缺乏创造性或新颖性,因为在无效程序中不能将说明书中记载的技术特征补进权利要求书中,或将导致专利最终被无效。实际上,在撰写标准专利权利要求时,应从全方位、多层次进行局着手,为专利授权和专利被无效设置做好防御工作。

慎重答复审查意见

应注意禁止反悔原则

主动、被动修改或答复审查意见时修改超范围的问题主要涉及专利法第三十三条关于权利要求修改超范围的问题。按照规定,对专利的修改一般都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,包括主动修改和被动修改,以及答复审查意见时。标准专利在涉及到主动修改时,在实务操作中申请人可能会为了照顾专利和标准的对照关系,宁愿冒着专利被驳回的风险,也会对某些技术特征进行一定的修改,比如对某个关键数值,原专利申请描述为该数值大于2小于5,而标准中的值却是大于3小于6,如果申请人将修改后的该数值表述为大于3小于6,则会导致修改超范围,这种明显的失误,在一般的专利答复意见时较为少见,但在标准相关的专利进行答复的时候,则很可能会出现。另外,申请人在答复审查意见时可能会为了克服审查员提出的某个问题,争取尽快授权,在缺乏深入细致分析的情况下对专利进行修改,导致修改超范围。事实上,根据禁止反悔原则,如果在无效中被确定为修改超范围的话对独立权利要求进行的修改,这个专利基本无效。

关于答复审查意见时自认的问题,主要涉及禁止反悔原则,在答复审查意见时对于审查员提出的某一问题进行答辩时,比如要解决的技术问题、创造性等等,必须谨慎,应该在内部先进行充分沟通,要充分考虑到专利授权后的保护范围,以及对后续有可能存在的专利被无效的情况有所考量,因为所有这些观点的表述,都构成在专利侵权判定以及无效过程中本专利的重要组成部分,在未来的纠纷中,尽量避免出现被对方利用反击的情况。

巧用实战技巧

增强防御能力

关于充分利用一些特殊的技术特征实现对专利无效防御的问题,主要涉及专利法第二十二条第三款有关创造性的问题。在专利无效过程中,创造性是一个很重要的攻击点,涉及标准的专利,有很多情况涉及到现有标准的修订,或者是通过其他标准中同类技术问题的方案转用制定新的标准,其核心思想很可能并非全新的方案,这样有可能存在创造性的问题,为了有效应对有关创造性的问题,可以考虑将一些诸如特定数据、表格等特殊技术特征撰写在从属权利中,这样可以形成对创造性的有效防御。

关于通过对标准内容中的特殊表达方式进行转换,表述扩大权利要求的保护范围的问题。笔者通过对很多国外权利人的相关基本专利进行分析发现,很多专利的专利权人并没有将真正最核心的发明点写在独立权利要求中,而是写在从属权利要求中,独立权利要求完全是申请日之前的标准中已经公开的技术方案或者是现有技术,但是由于独立权利要求的技术方案并没有在标准中有完全对应的文字描述,而是通过一些插图、流程图、表格的方式体现的技术方案,并且有可能是零星地分散在标准中的各个章节,这对于审查员来说,要将大篇幅的标准文件组合起来将其作为对比文件,具有一定的难度。实际上,这种处理方式明显扩大了权利要求的保护范围,而核心发明点又埋藏在从属权利要求中,又能形成很好的防御,这种方式在实务操作中虽不值得提倡,但作为专利申请人来说,也不失为一种技巧。

尽早递交申请时间

检查相关发明信息

关于标准专利递交专利审查的时间涉及专利法第二十二条第二款有关新颖性的问题,一定要早于标准提案上传服务器时间。在专利无效中涉及标准的专利,提出无效请求者往往会找该专利对应的标准提案的几个关键时间点。以通信行业的3GPP标准为例,第一个是标准提案上传服务器的时间;其次是该提案公开的时间;再次是涉及该提案的标准正式发的时间。目前根据专利复审机关的通常做法,一般会以标准提案上传服务器的时间作为该提案公开的时间,不管访问是否需要密码,只要有其中一个时间早于专利申请日,都将是无效方提起该专利缺乏新颖性的理由,所以为了规避此种情况发生,申请人务必保证专利的申请日要早于提案的上传日。

由于特定的原因,一些非实质性发明人会被客户写进发明人名单,这些人其实并没有对发明做出任何实际创造劳动。应注意标准专利申请过程中,罗列发明人名单应遵照事实,注意签字文件的真实性问题。这些情况虽不足以导致该专利的无效,但是基本专利往往会通过《专利合作条约》(PCT)途径或巴黎公约途径进入美国进行专利申请,这是美国专利不允许的。

相比于一般的专利申请而言,在标准相关专利的申请过程中,在撰写和申请策略上,要求会更为严格。要想产生高质量的标准相关专利,充分保护申请人的合法权益,除了需顾及专利的授权、无效以及诉讼外,还需考虑得更为多层次。

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