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美国AFCP2.0:申请人答复最终驳回的新选择

来源:知识产权报   2013-08-06 14:31:52   点击:

导读: 由于某些历史原因,美国专利商标局在处理继续审查请求案件方面有严重积压,申请人可能需要等待很长时间,其申请才能再度得到审查。

在申请美国专利的过程中,一旦审查员给出最终驳回(Final Office Action)意见,申请人如果还想进一步修改权利要求并继续审查程序,通常必须提交继续审查请求(Request for Continued Examination,简称RCE),才能再度启动答辩程序。

在很多情况下,申请人希望尽量避免提交继续审查请求。因为一方面,提交继续审查请求价格不菲,比如官费,如果是第一次提交该请求,就需要1200美元,如果以前已经提交过,则需要1700美元;另一方面,由于某些历史原因,美国专利商标局在处理继续审查请求案件方面有严重积压,申请人可能需要等待很长时间,其申请才能再度得到审查。一旦提出继续审查请求,之后的延迟将无法得到专利期限调整(Patent Term Adjustment)的补偿,所以提交继续审查请求无形中还可能会缩短专利授权后保护的期限。正因如此,申请人常常会努力寻求在最终驳回之后和审查员沟通的机会,避免提交继续审查请求,或者即使必须提交继续审查请求,也希望能够尽量促使审查员尽快审查其申请。

在广泛听取了公众对继续审查请求积压问题的意见之后,美国专利商标局不久前推出了试点2.0项目(After Final Consideration Pilot 2.0),简称为AFCP 2.0。该项目在以前的AFCP项目基础上作出了改进。AFCP2.0在发出最终驳回意见之后仍允许申请人修改权利要求,旨在促成授权。此次的AFCP 2.0项目于2013年5月19日开始实施,暂定于2013年9月30日结束,届时很有可能会再延期。

AFCP 2.0允许申请人在收到最终驳回意见后,在不提交继续审查请求的情况下提出权利要求修改请求。如果审查员发现修改后的权利要求能够授权,即接受权利要求修改并发出授权通知(Notice of Allowance)。如果审查员认为修改后的权利要求仍然不能授权,审查员必须联系申请人安排会晤(Interview),告诉申请人他认为无法授权的原因(比如检索中新发现的对比文献),之后申请人可以再进一步修改权利要求并提交继续审查请求。

申请人如果想参与AFCP2.0项目,须做到以下4点:(1)提交PTO/SB/434申请表,提出参与该项目申请;(2)提交对最终驳回意见的回复,其中包括对至少一项独立权利要求的修改,并且该修改不能扩大权利要求的范围;(3)同意参与会晤;(4)虽然该申请本身是免费的,但是申请人仍然需要支付其它相关的官费,比如延期费用、额外权利要求费用等。另外,该申请和回复都必须以电子方式提交(E-filing)。

审查员在收到参与AFCP2.0的申请之后,将对申请的各项要求进行审核,以决定是否同意申请人参与该项目。其中,审查员还将根据权利要求的修改程度对检索和考虑要花费的时间进行估计,如果审查员认为修改过于复杂,以至于3小时时间不足以完成检索和考虑,审查员将拒绝AFCP 2.0申请,并发出指导意见(Advisory Action)。由此可见,想要利用AFCP 2.0提供的机会修改权利要求也不能太过复杂。

AFCP 2.0为申请人提供了一个不提交继续审查请求就可以得到再度修改权利要求以及让审查员考虑修改后权利要求的机会,这个机会可能使得修改后的申请立即被授权。即使申请不能立即被授权,申请人也得到了一次对修改后权利要求考量的机会,为他们确定进一步的答辩策略提供帮助。即使申请人后续仍然需要提交继续审查请求,审查员也有可能因为已经对此案进行了一些检索而更有可能尽早审查该案。这些机会在AFCP 2.0之前都是不存在的。另外,AFCP 2.0本身是免费的,其申请也不需要很多额外的时间来进行准备。

总之,AFCP 2.0为申请人答复最终驳回意见时增加了一个选择,申请人不妨一试。

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