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美国产品设计的司法保护策略

来源:知识产权报   2013-06-13 14:32:59   点击:

导读: 在美国,设计专利所有者可以在联邦地方法院和国际贸易委员会行使其权利。设计专利侵权的判定标准是将设计专利与被控侵权产品的“整体印象”进行比较。

继2012年,苹果公司等在美国法院成功地对其竞争对手行使自己的设计专利权利,索赔金额高达数亿美元,在美国掀起了设计专利申请和诉讼的热潮之后,很多公司,包括中国公司,大量增加在美国的设计专利申请,以保护他们在美国市场上所销售的产品的设计。(相关文章详见本报5月8号第5版)在本文中,我们将进一步深入探讨美国法院确定侵权行为以及计算赔偿金的规则,同时还将对公司的设计专利的申请和保护的策略问题进行探讨。

在美国,设计专利所有者可以在联邦地方法院和国际贸易委员会行使其权利。设计专利侵权的判定标准是将设计专利与被控侵权产品的“整体印象”进行比较。与发明专利不同的是,法院不会一一比较设计专利与被控侵权产品的具体的特征。

首先,和中国不同的是,美国法院在比较“整体印象”之前,会先确定权利要求的范围。在美国,设计专利里面的图既可以用实线,也可以用虚线,实线代表设计中权利要求的部分,而虚线通常代表设计的边界或设计的周边环境。例如,卡车挡泥板的设计专利可能会以实线展示挡泥板,而以虚线展示卡车其余部分,以表示挡泥板是怎样被使用的,只是虚线部分并不在专利保护的范围之内。在诉讼开始时,法院确定权利要求的设计的范围,通常做法是指出只有实线部分代表权利要求的设计。其次,法院必须忽略设计中纯粹的功能要素,例如标准中规定的功能要素。最后,法院要根据申请人在专利审查过程中做出的陈述考量设计的范围。一旦法院完成专利权利要求范围解释,接着就会转而处理侵权问题。

自 1871 年以来,美国在对设计专利侵权检验规则大体上并未改变。如,在涉及银器的 Gorham 诉 White 一案中,美国最高法院宣布,如果在“普通观察者”对设计专利“予以购买者通常应予以的关注时,在普通观察者眼中”,被控侵权设计与设计专利“实质相同”,则构成侵权。2008 年,联邦巡回上诉法院在Egyption Goddess v. Swisa案里,要求假想的“普通观察者”,在判断被控侵权产品和设计专利是否实质相同时,要以已有现有技术的设计为背景。在法庭上,设计专利侵权问题常常取决于设计专利是更类似于被控侵权产品,还是更类似于已有设计,如果是前者,那么法院会判定侵权,而如果是后者,则法院通常判定不侵权。

相比较于文字,美国陪审团更加看重照片,原告应当出示、并列展示已有设计、设计专利和被控侵权产品的大量照片给陪审团。与传统的仅主张发明专利的侵权案相比,主张设计专利比发明专利的侵权案更加简单,也更易得到普通陪审员的理解。

但一项外观上与被控侵权产品“本质相同”的设计专利是如何令陪审团做出超过10亿美元赔偿金的裁决呢?这很大程度上是因为美国法律规定在设计专利侵权案中,被告要掏出侵权产品获得的全部的利润。美国法律规定,这一金额不得进行“分配”,也就是说,在考虑设计专利侵权损害赔偿的时候,不允许考虑受设计专利保护的部分对产品利润所作出的贡献,而是以侵权产品获得的全部的利润作为赔偿的基础。因此,对于智能手机这类拥有巨大利润率的行业,专利权人可能获得巨额赔偿金。

透彻全面地了解设计专利情况有助于在美国成功获得并行使设计专利权利。通常情况下,运用设计专利比较成功的公司,他们的设计专利一般只涵盖其设计的关键要素,这样的设计专利的权利范围比较广。此外,这些公司还采取若干策略,对其设计的各个要素,申请设计专利保护。公司的“武器库”中拥有各种设计专利意味着公司在行使权利时有着更多选择,最终选择哪个或哪些专利来起诉,取决于竞争对手使用的是公司产品设计的具体哪个部分。成功的设计专利所有者给我们的另一个启示是,设计专利的提交时间应当尽量接近产品发布时间,这时候设计已经最终成形,但还没有被公开展示。

总而言之,如果公司在产品设计方面进行投资并依赖这一设计在美国市场中脱颖而出,那么就应当通过设计专利和相关知识产权工具保护该工作成果,如有必要,还应通过诉讼行使相关权利。

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