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如何修改日本专利申请的说明书和权利要求书(上)

来源:国家知识产权局   2013-03-05 09:20:02   点击:

导读: 在日本,从专利申请人提交专利申请之后,到审查员发出第一次审查意见通知书之前,专利申请人可以随时对权利要求书、说明书及附图(下称说明书等)进行修改。

与中国相同,在日本提交专利申请后,说明书的修改不能超出原始说明书和权利要求书的记载范围。但是,对于修改是否超范围的判断,中日专利审查机构的判断有所不同。此外,对于权利要求书的修改,不同的修改时机,可修改的范围也不尽相同。根据日本专利法,对权利要求书做出修改的时机越晚,修改的自由度就越小。这就可能导致有些发明专利申请因延误修改时机而无法获得授权。因此,充分理解和把握权利要求书的修改时机和可能修改的范围,是非常重要的。

在日本,从专利申请人提交专利申请之后(对于通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请,则从提交进入日本国家阶段的书面声明和日文译文之后),到审查员发出第一次审查意见通知书之前,专利申请人可以随时对权利要求书、说明书及附图(下称说明书等)进行修改。而这一时期对修改的限制也最为宽松,只要是在原始说明书等文件记载事项范围之内的修改,都是允许的。此外,对于权利要求书的修改,如变更请求保护的发明、扩大保护范围等,也都是允许的。这里所说的原始说明书等申请文件中的记载事项,可能不仅包括直接记载的内容,还包括本领域技术人员阅读说明书等文件后,根据技术性常识可以明确理解的事项。例如,原始说明书中有“弹性支撑体”的表述,通过说明书附图,本领域技术人员可以明确理解为“螺旋弹簧”。在这种情况下,即使没有相应的文字记载,也可以将“弹性支撑体”修改为“螺旋弹簧”。但是,这种基于本领域技术人员自身知识和常识的表述,必须是明确的、清晰的、唯一的,才可以解释为原始说明书等记载的范围内的内容。

此外,对于PCT国际专利申请,原始说明书等申请文件是指向国际申请受理局提交的原始文件。只要是原文中有记载的内容,都可以根据原文对日文译文进行修改。但是,不支持以所主张的优先权的申请文件中所记载的内容为依据的修改。例如,以主张中国专利申请为优先权的中文PCT国际专利申请指定进入日本国家阶段时,如果日语存在误译,可以以中文PCT国际专利申请文件为依据进行修改,而不能以优先权文件为依据进行修改。

对于权利要求的修改,笔者通过以下几个案例作出具体说明。

1.将“取代基为氟原子”修改为“取代基为卤素原子”

当原始说明书和权利要求书中都只有关于“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”的表述时,如果将其修改为“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”,这种扩大权利要求范围的修改能否被认可,关键取决于,本领域技术人员能否理解“氟原子等同于卤素原子”。笔者认为,即使原始说明书中仅有“此氟原子也可以为其它卤素原子”的表述(无具体实施例),也可以进行上述修改。

但是,反过来,如果原始说明书中只有“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”的表述(无具体实施例),要修改为“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”,这样缩小保护范围的修改很有可能是不允许的。因为本领域技术人员无法理解作为取代的不是Cl、Br、I、At原子,而只有氟原子,就如同不允许将“烷烃取代基”修改为“甲基”的情况一样。

2.将“记录或播放装置”修改为“磁盘的记录或播放装置”

该修改属于缩小保护范围的修改,该说明书中有对“CD-ROM的记录或播放装置”的表述。但日本法院认为,作为本领域技术人员,参照技术常识可以确定,本发明不仅适用于CD-ROM,也适用于其他磁盘的记录或播放。因此,上述修改可判断为属于本领域技术人员显而易见范围内的修改,可以被认可。

3.将“控制单元没有正常执行时”修改为“基于控制单元没有正常执行时的错误信号”

此修改对“控制单元没有正常执行时”进一步限定为“控制单元没有正常执行时,基于错误信号”,属于缩小保护范围的修改。此说明书中,只有关于“接收不到正确信号(表示正确状态的信号)的状态持续一定时间以上时判断为异常状态”的表述,没有涉及“错误信号”的表述。因此,虽然属于缩小保护范围的修改,但日本法院认为此修改属于添加新内容,因而是不允许的。

由上可知,在专利申请进入实质审查阶段之前,对于权利要求书而言,缩小保护范围的修改不一定是允许的,而扩大保护范围的修改有可能是允许的。其判断标准为,对本领域技术人员来说,修改后的权利要求中所记载的发明,能否被认为是原始说明书中所记载的发明。此外,日本特许厅不会发出进入实质审查阶段的通知书,因此,对于在此之前的申请文件的修改,应该尽量提早进行。

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